Hukum Merek Dagang Yang Makin Berkembang

Pada 22 Juli 2019, Dewan Banding Kedua di EUIPO mengeluarkan keputusan yang sebagian membatalkan EUTM ‘MONOPOLY’. Alasan pembatalan adalah bahwa Dewan menganggap pemilik EUTM memiliki itikad buruk ketika mengajukan permohonan untuk EUTM sejauh itu termasuk barang dan jasa yang sudah dicakup oleh pendaftaran sebelumnya. Konsep ‘itikad buruk’ dalam hukum merek dagang UE terus berkembang. Seperti yang kita semua tahu, legislator Uni Eropa telah menyerahkannya ke pengadilan untuk memutuskan apa yang dimaksud dengan ‘itikad buruk’, karena konsep ‘itikad buruk’ tidak didefinisikan dalam Petunjuk atau Peraturan EUTM.

Kasus paling penting dari CJEU yang berurusan dengan itikad buruk adalah kasus Lindt Goldhase yang terkenal (C-529/07) yang menetapkan tiga faktor yang harus diperhitungkan: fakta bahwa pemohon tahu atau harus tahu bahwa pihak ketiga adalah menggunakan, setidaknya dalam satu Negara Anggota, tanda yang identik atau serupa untuk produk atau layanan yang identik atau serupa yang dapat dikacaukan dengan tanda yang dimintakan pendaftaran; niat pemohon untuk mencegah pihak ketiga itu terus menggunakan tanda tersebut; dan tingkat perlindungan hukum yang dinikmati oleh tanda pihak ketiga dan oleh tanda yang dimintakan pendaftaran. Meskipun demikian, faktor-faktor ini hanyalah contoh dan melalui hukum kasus pengadilan selanjutnya kita tahu bahwa konsep ‘itikad buruk’ tidak dapat dibatasi pada kategori terbatas dari keadaan tertentu.

Satu situasi yang tidak sesuai dengan faktor-faktor di atas adalah masalah aplikasi ulang dan pengajuan ulang. Pengadilan Umum menangani masalah dalam kasus Pelikan (T-136/11) di mana dinyatakan bahwa pengarsipan ulang dapat merupakan itikad buruk di mana tujuan dari aplikasi berulang adalah untuk secara artifisial memperpanjang masa tenggang untuk tidak menggunakan suatu EUTM sebelumnya untuk menghindari hilangnya hak karena tidak digunakan. Dalam keputusan saat ini, Dewan lebih lanjut mengembangkan hukum kasus tentang aplikasi ulang dan pengajuan kembali merek dagang UE.

Baca selengkapnya pada artikel formulir pendaftaran merek online disini.

Kasus ini berkaitan dengan pendaftaran merek tanda Hasbro, EUTM EUTM untuk barang dan jasa di kelas 9, 16, 28 dan 41. Pada 2015, pendaftaran ini diserang oleh perusahaan Kreativni Dogadaji d.o.o. yang mengajukan aplikasi tidak valid terhadap tanda tersebut. Dikatakan bahwa aplikasi untuk EUTM diajukan dengan itikad buruk. Dalam contoh pertama, aplikasi ditolak. Divisi Pembatalan menganggap mengajukan sejumlah besar barang dan jasa sebagai praktik yang cukup umum bagi perusahaan yang mencoba untuk mendapatkan pendaftaran EUTM dan menemukan bahwa pemohon yang tidak valid telah gagal membuktikan itikad buruk dari pihak pemilik EUTM. Dalam keputusannya 22 Juli 2019, R 1849 / 2017-2, Dewan mengambil pandangan yang berbeda.

Dewan mencatat bahwa tidak dapat dibantah bahwa pada saat pengajuan aplikasi pada 30 April 2010, pemilik EUTM telah mengajukan dan mendaftarkan merek dagang ‘MONOPOLI yang identik pada tiga kesempatan sebelumnya. Dewan mencatat bahwa EUTM yang diperebutkan mencakup berbagai barang dan jasa dalam kaitannya dengan pendaftaran sebelumnya dan bahwa praktik umum mengajukan berbagai barang dan jasa yang besar adalah praktik bisnis yang dapat diterima. Namun demikian, Dewan juga mencatat bahwa tidak dapat diterima untuk menghindari persyaratan penggunaan dengan menyamarkan tanda yang diajukan kembali hanya dengan menambahkan barang atau jasa tambahan. Untuk menentukan itikad buruk, karenanya pertimbangan harus diberikan pada niat pemohon ketika mengajukan EUTM.

Dalam kasus ini, sidang lisan diadakan. Pada sidang lisan, pemilik EUTM disebutkan dalam kesaksiannya bahwa aplikasi ulang dibuat karena sejumlah alasan, di antara mereka kemampuan untuk mengandalkan satu pendaftaran tanpa perlu membuktikan penggunaan sebagai salah satu manfaat dari banyak. Dewan mencatat ini, bersama dengan fakta bahwa semua pendaftaran yang ada sebelumnya diperbarui dan juga digunakan dalam proses oposisi, dan menyimpulkan bahwa maksud pemilik EUTM adalah untuk mengambil keuntungan dari aturan merek dagang UE dengan menghindari keharusan membuktikan penggunaan asli dari tanda sebelumnya untuk barang dan jasa yang relevan. Dewan, oleh karena itu, membatalkan pendaftaran untuk semua barang dan jasa yang identik atau mirip dengan merek dagang sebelumnya.

Seperti disebutkan di atas, kasus ini menarik karena mengembangkan praktik Dewan dalam hal itikad buruk untuk pengajuan ulang. Silahkan pesan sekarang. Pengarsipan ulang dengan tujuan semata-mata untuk menghindari persyaratan penggunaan asli adalah masalah umum, menambah kekacauan register EUTM. Sekalipun motivasi bagi pemilik merek terkenal untuk menghemat biaya dengan tidak harus membuktikan penggunaan pada setiap kesempatan dapat dimengerti, persyaratan penggunaan asli ada karena suatu alasan. Orang akan berpikir bahwa nasihat merek dagang dari merek terkenal dapat menemukan strategi lain untuk, dengan cara yang hemat biaya, membuat bukti paket penggunaan yang berdiri dalam proses administrasi? Mengenai kasus ini, akan mengejutkan jika keputusan ini tidak diajukan banding ke pengadilan. Keputusan pengadilan tentang kasus ini, bersama dengan keputusan tersebut.




Leave A Comment